“撤三”申請(qǐng)案件中對(duì)注冊(cè)商標(biāo)使用的合法、合規(guī)性審查
眾所周知，“商標(biāo)的生命力在于使用，商標(biāo)的知名度也在于使用”。倘若商標(biāo)注冊(cè)后一直怠于使用，一方面沒(méi)有發(fā)揮注冊(cè)商標(biāo)本應(yīng)具有的功效，另一方面也會(huì)阻礙其他權(quán)利人使用近似商標(biāo)，造成商標(biāo)資源的浪費(fèi)，阻礙市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng)。
為何提起連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)撤銷(xiāo)申請(qǐng)《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱(chēng)或者沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)之日起九個(gè)月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長(zhǎng)的，經(jīng)國(guó)務(wù)院工商行政管理部門(mén)批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)三個(gè)月。針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)提起連續(xù)三年不使用撤銷(xiāo)（下稱(chēng)撤三申請(qǐng)）需要時(shí)間、精力、費(fèi)用，目前發(fā)生的撤三申請(qǐng)主要基于以下情由：（1）阻礙在后商標(biāo)申請(qǐng)，導(dǎo)致在后商標(biāo)被商標(biāo)局駁回；因此在后商標(biāo)申請(qǐng)人以撤三申請(qǐng)作為救命稻草，以此來(lái)拯救在后申請(qǐng)商標(biāo)。（2）商標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間，以撤三申請(qǐng)作為競(jìng)爭(zhēng)手段；擾亂對(duì)手的注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)體系，以便乘隙而入或發(fā)布不利消息。（3）因各種原因成為對(duì)手，例如被提起商標(biāo)侵權(quán)、商標(biāo)無(wú)效之訴的對(duì)手以撤三申請(qǐng)作為手段，發(fā)起反擊。目前第一種情由居多。在商標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)過(guò)程中，時(shí)常因 “冬眠商標(biāo)”的在先，被商標(biāo)局援引作為引證商標(biāo)來(lái)駁回在后商標(biāo)。“CINAVISION及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審案銀某集團(tuán)向商標(biāo)局提出“CINAVISION及圖”商標(biāo)（下稱(chēng)申請(qǐng)商標(biāo)，見(jiàn)下圖）注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在第38類(lèi)“電視播放；無(wú)線(xiàn)廣播；全球計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間出租；信息傳送”服務(wù)項(xiàng)目上。商標(biāo)局駁回申請(qǐng)商標(biāo)全部指定服務(wù)項(xiàng)目上的申請(qǐng)注冊(cè)，認(rèn)為該商標(biāo)與“CONVISION”商標(biāo)（下稱(chēng)為引證商標(biāo)，見(jiàn)下圖）構(gòu)成近似。銀某集團(tuán)不服商標(biāo)局的駁回理由，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提起駁回復(fù)審申請(qǐng)，除針對(duì)兩商標(biāo)的近似性進(jìn)行反駁以外，同時(shí)還對(duì)引證商標(biāo)提出連續(xù)三年不使用的撤銷(xiāo)申請(qǐng)。最終，由于在“撤銷(xiāo)連續(xù)三年不使用商標(biāo)”程序中，引證商標(biāo)的權(quán)利人沒(méi)有向商標(biāo)局提供任何使用證據(jù)，故商標(biāo)局依法將引證商標(biāo)予以撤銷(xiāo)，在本案的審理中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為，“商標(biāo)局駁回決定所援引的引證商標(biāo)已因連續(xù)三年停止使用經(jīng)商標(biāo)局審查予以撤銷(xiāo)，其已不能成為申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審服務(wù)上獲得初步審定的在先權(quán)利障礙”，故通過(guò)駁回復(fù)審和撤銷(xiāo)申請(qǐng)的“雙管齊下”，銀某集團(tuán)爭(zhēng)取到申請(qǐng)商標(biāo)初步審定公告。隨著商標(biāo)侵權(quán)訴訟的增多，出于對(duì)抗性、降低風(fēng)險(xiǎn)的考慮，出于第三種情由提出撤三申請(qǐng)也在逐年上升。2014年4月28日，上海高通正式向上海市高級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判令被告美國(guó)卡爾康立即停止侵犯其第662482號(hào)、第776695號(hào)、第4305049號(hào)、第4305050號(hào)注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的全部行為，上海高通要求三名被告連帶賠償其損失人民幣1億元。2010年，美國(guó)卡爾康曾就上海高通的四個(gè)商標(biāo)分別向商標(biāo)局提出撤三申請(qǐng)。其中，關(guān)于第776695號(hào)商標(biāo)、第4305049號(hào)商標(biāo)，商標(biāo)局經(jīng)審理決定予以撤銷(xiāo)，上海高通不服提出撤三復(fù)審，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出決定，訴爭(zhēng)商標(biāo)予以撤銷(xiāo)。另外兩個(gè)第662482號(hào)商標(biāo)、第4305050號(hào)商標(biāo)，商標(biāo)局決定維持訴爭(zhēng)商標(biāo)有效。美國(guó)卡爾康不服，提出撤銷(xiāo)復(fù)審申請(qǐng)。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定對(duì)第662482號(hào)商標(biāo)予以撤銷(xiāo)，對(duì)第4305050號(hào)商標(biāo)在計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)等服務(wù)上予以維持，在包裝設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)兩項(xiàng)服務(wù)上予以撤銷(xiāo)。商標(biāo)主管機(jī)關(guān)對(duì)撤三申請(qǐng)案件的審查焦點(diǎn)在實(shí)踐中，撤三申請(qǐng)中注冊(cè)商標(biāo)使用行為的構(gòu)成要件，被總結(jié)為“必須是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的有效、規(guī)范使用”以及“必須是公開(kāi)、真實(shí)、合法的商業(yè)使用”等。根據(jù)《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，“本法所稱(chēng)商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。”由此看來(lái)，所謂“商標(biāo)使用”的形式是指在正常的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、宣傳等活動(dòng)的行為，其具體表現(xiàn)形式包括但不限于如下形式：商標(biāo)使用在商品上的具體表現(xiàn)形式：（1）采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上，或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、介紹手冊(cè)、價(jià)目表等上；（2）商標(biāo)使用在與商品銷(xiāo)售有聯(lián)系的交易文書(shū)上，包括使用在商品銷(xiāo)售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明、報(bào)關(guān)單上；（3）商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開(kāi)發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的商品進(jìn)行的廣告宣傳；（4）商標(biāo)在展覽會(huì)、博覽會(huì)上使用，包括在展覽會(huì)、博覽會(huì)上提供的使用該商標(biāo)的印刷品以及其他資料；（5）其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。商標(biāo)使用在服務(wù)上的具體表現(xiàn)形式：（1）商標(biāo)直接使用于服務(wù)場(chǎng)所，包括帶有商標(biāo)的服務(wù)介紹手冊(cè)、服務(wù)場(chǎng)所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價(jià)目表、獎(jiǎng)券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務(wù)相關(guān)的用品等；（2）商標(biāo)使用于和服務(wù)有聯(lián)系的文件資料上，包括服務(wù)購(gòu)買(mǎi)合同、發(fā)票、收款憑證、提供服務(wù)協(xié)議、維修維護(hù)證明等；（3）商標(biāo)使用體現(xiàn)在國(guó)家機(jī)關(guān)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)或者行業(yè)組織出具的法律文書(shū)、證明文書(shū)上；（4）商標(biāo)使用在廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。——如何判斷商標(biāo)使用證據(jù)合法、合規(guī)？
倘若商標(biāo)所有人提交了《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定“商標(biāo)使用證據(jù)”，商標(biāo)主管機(jī)關(guān)將從證據(jù)合法、合規(guī)性方面進(jìn)行審查，主要涉及以下五個(gè)方面：所提供的使用證據(jù)中，應(yīng)當(dāng)能顯示或證明是由被申請(qǐng)撤銷(xiāo)商標(biāo)的注冊(cè)人使用，或者經(jīng)商標(biāo)所有人依法許可授權(quán)的被許可人使用。非商標(biāo)權(quán)利人或授權(quán)主體的使用，不能作為有效使用證據(jù)；例如侵權(quán)假冒證據(jù)不能作為撤三程序的有效使用證據(jù)。在連續(xù)三年不使用商標(biāo)的程序中，時(shí)間核心為“連續(xù)三年”，故在商標(biāo)局寄發(fā)的“提供注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)通知”中，會(huì)明確規(guī)定一個(gè)具體的時(shí)間范圍，通常是在撤三申請(qǐng)之日起前三年的時(shí)間段，譬如撤三申請(qǐng)之日為2015年1月8日，那么規(guī)定的時(shí)間段應(yīng)當(dāng)是2012年1月8日至 2015年1月7日。原則上必須是前三年的有效使用證據(jù)，如果僅僅只有三年以后的的使用證據(jù)，并且數(shù)量不多，通常不會(huì)被商標(biāo)主管機(jī)關(guān)認(rèn)可。（3）使用證據(jù)所涉及的商品或服務(wù)項(xiàng)目：一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的基本事項(xiàng)包括了注冊(cè)商標(biāo)式樣以及核定的商品或服務(wù)。使用注冊(cè)商標(biāo)，必須按照注冊(cè)證書(shū)核定核定的商品或服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行使用。商標(biāo)主管機(jī)關(guān)認(rèn)為商標(biāo)所有人應(yīng)當(dāng)在核定使用的商品上使用注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)所有人在核定使用的商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的，在與該商品相類(lèi)似的商品上的注冊(cè)可予以維持。商標(biāo)所有人在核定使用商品 之外的類(lèi)似商品上使用其注冊(cè)商標(biāo)，不能視為對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的使用。（4）使用證據(jù)所涉及的商標(biāo)式樣：一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的基本事項(xiàng)包括了注冊(cè)商標(biāo)式樣以及核定的商品或服務(wù)。使用注冊(cè)商標(biāo)，必須按照注冊(cè)證書(shū)核定商標(biāo)式樣進(jìn)行使用，即使用證據(jù)上需顯示出核定商標(biāo) 式樣。如果實(shí)際使用的商標(biāo)與核定注冊(cè)樣式不一致，可否維持？《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二十條：實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)使用的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用。《商標(biāo)法》具有很強(qiáng)的地域性，且連續(xù)三年不使用商標(biāo)的程序也是針對(duì)經(jīng)我國(guó)商標(biāo)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，對(duì)于該注冊(cè)商標(biāo)的使用地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是在中國(guó)大陸境內(nèi)。需要注意的是，港澳臺(tái)地區(qū)與中國(guó)大陸屬不同法域，僅有港澳臺(tái)的商標(biāo)使用證據(jù)，通常不會(huì)被商標(biāo)主管機(jī)關(guān)認(rèn)可。代理人在撤三案件中如何協(xié)助當(dāng)事人進(jìn)行應(yīng)對(duì)？結(jié)合行政、司法機(jī)關(guān)對(duì)證據(jù)審查原則，代理人需要針對(duì)要被撤銷(xiāo)的商標(biāo)使用證據(jù)進(jìn)行固定，具體可從以下幾個(gè)方面入手：（1）以證據(jù)完整性為核心，進(jìn)行科學(xué)的證據(jù)分類(lèi)商標(biāo)主管機(jī)關(guān)在對(duì)商標(biāo)使用證據(jù)有效性的審查時(shí)，看重的是其是否屬于“真實(shí)性”使用。而在實(shí)踐中，許多企業(yè)主體在經(jīng)營(yíng)交易過(guò)程中，僅有雙方簽訂 的合同作為資料保存，少數(shù)企業(yè)會(huì)有自制的收貨單、 送貨單等材料，但卻往往缺少了一樣極為核心的證據(jù)，即“發(fā)票”。在審查實(shí)踐中，商標(biāo)主管機(jī)關(guān)會(huì)經(jīng)常認(rèn)為“申請(qǐng)人所提交的合同在沒(méi)有相關(guān)發(fā)票證據(jù)的相關(guān)佐證下無(wú)法證明是真實(shí)商業(yè)使用行為”。顯然，由于 “發(fā)票”的印制、開(kāi)具等均是經(jīng)國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)管理和監(jiān)督的，所以在一般的商業(yè)交易中，必然會(huì)有發(fā)票的產(chǎn)生。此外，由于在交易中，買(mǎi)賣(mài)雙方可以對(duì)合同進(jìn)行“倒簽”行為，也正是該原因，若僅單獨(dú)提供“合同”，缺少“發(fā)票”，主管機(jī)關(guān)則難以判斷該“合同”是否得到如實(shí)的履行。因此市場(chǎng)主體無(wú)論是在日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中還是進(jìn)行證據(jù)收集和整理時(shí)，務(wù)必要保證證據(jù)的完整性，即形成一個(gè)完整的證據(jù)鏈，如“生產(chǎn)合同+發(fā)票”“銷(xiāo)售合同+收據(jù)+快遞單號(hào)”“展覽合同+展覽會(huì)主辦圖片”等各種形式。（2）以時(shí)間性為根本，注重對(duì)不同類(lèi)型證據(jù)的積累由于在審查實(shí)踐中，除了要審查使用證據(jù)是否 “真實(shí)”以外，還會(huì)對(duì)其“時(shí)間性”進(jìn)行核查。而對(duì)于不同類(lèi)型的證據(jù)，其保存、收集以及積累的方式也有所不同，譬如，對(duì)展覽會(huì)、廣交會(huì)等活動(dòng)的宣傳使用，除了上述的合同、發(fā)票以外，在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照、錄像過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)注重將自己的商標(biāo)與相關(guān)的“橫幅”“背景面板”拍攝同一畫(huà)面中，因?yàn)橐话阏褂[會(huì)的主辦時(shí)間均會(huì)在“橫幅”“背景面板”上予以標(biāo)記。在對(duì)戶(hù)外廣告、店鋪以及實(shí)物照片進(jìn)行拍攝取證時(shí)，除了傳統(tǒng)的公證方式以外，還可以在拍攝前將時(shí)間要素予以鎖定，如利用第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn) 證；對(duì)實(shí)物照片時(shí)，還可將產(chǎn)品的生產(chǎn)日期進(jìn)行特意的拍攝等。由于商標(biāo)的基本作用是區(qū)別商品或服務(wù)來(lái)源，必然要處于市場(chǎng)中才能發(fā)揮該作用，故其使用證據(jù)不能僅有內(nèi)部流通使用；在著名的“輝瑞‘偉哥’立體商標(biāo)糾紛案”中，對(duì)商標(biāo)使用是否必須具有標(biāo)示來(lái)源功能，最高人民法院作出了具有標(biāo)志性意義的判決。該判決認(rèn)定由于被告的藥片包裝于不透明的材料內(nèi)，其顏色及形狀并不能起到標(biāo)識(shí)來(lái)源和生產(chǎn)者的作用，不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用。即能夠表現(xiàn)商標(biāo)所有人的真實(shí)使用意圖，而不是僅僅為了規(guī)避法律，而進(jìn)行的“虛假”使用，譬如僅為小規(guī)模零星使用。從比較法的視角看，使用意圖要件一直是判斷商標(biāo)使用的核心。美國(guó)法院對(duì)商標(biāo)連續(xù)不使用撤銷(xiāo)制度的法律適用總是以“繼續(xù)使用的意圖”要件為核心，即必須在通常的貿(mào)易活動(dòng)中進(jìn)行真實(shí)善意的使用，而不僅僅是為了保留商標(biāo)權(quán)而進(jìn)行“象征性使用”。原則上使用注冊(cè)商標(biāo)的經(jīng)營(yíng)行為必須是合法行為。商標(biāo)權(quán)利人違反商標(biāo)法之外的法律、行政法規(guī)或條例等使用注冊(cè)商標(biāo)，能否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用，目前對(duì)之沒(méi)有形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。但2011年12月17日，在“卡斯特公司案”中最高人民法院作出最終裁定，認(rèn)為“三年不使用撤銷(xiāo)”制度的立法目的在于激活商標(biāo)資源，清理閑置商標(biāo)，撤銷(xiāo)只是手段，而不是目的。只要在商業(yè)活動(dòng)中公開(kāi)、真實(shí)地使用了注冊(cè)商標(biāo)，且注冊(cè)商標(biāo)的使用行為本身沒(méi)有違反《商標(biāo)法》的規(guī)定，那么就不應(yīng)被撤銷(xiāo)。商標(biāo)使用合法與否的評(píng)判規(guī)范僅限于商標(biāo)法律的規(guī)定，使用商標(biāo)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否違反其他方面的法律規(guī)定，并非2001年《商標(biāo)法》第44條第4項(xiàng)所要規(guī)范和調(diào)整的事項(xiàng)。某圖形商標(biāo)提供注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)案件2005年06月，某精機(jī)廠向商標(biāo)局提出某圖形商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并于2008年3月28日獲得核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第6類(lèi)“金屬管道彎頭；金屬管道接頭；金屬閥門(mén)(非機(jī)器零件)；金屬管道配件；金屬排水阱(閥)；金屬水管閥；金屬水管；金屬套筒(金屬制品)；金屬引水管道；金屬水渠管”商品之上。2014年8月21日，某公司向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)某圖形商標(biāo)在第6類(lèi)全部核定使用商品上的注冊(cè)。商標(biāo)局向某精機(jī)廠寄發(fā)“關(guān)于提供注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)的通知”，要求其在2個(gè)月內(nèi)向商標(biāo)局提交被申請(qǐng)商標(biāo)在2011年8月21日至2014年8月20日期間在核定使用商品上的使用證據(jù)材料。某精機(jī)廠在代理人指引下，從商品的本身的特點(diǎn)、生產(chǎn)銷(xiāo)售的形式以及和商標(biāo)本身的特殊性等方面進(jìn)行考慮，有針對(duì)性地進(jìn)行證據(jù)收集、整理以及說(shuō)明，最終，商標(biāo)局決定維持被申請(qǐng)商標(biāo)在其核定使用的全部商品上的注冊(cè)。總而言之，為了促使注冊(cè)商標(biāo)的有效利用，減少商標(biāo)對(duì)標(biāo)識(shí)資源的不當(dāng)占有，《商標(biāo)法》通過(guò)設(shè)立“連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)撤銷(xiāo)制度”，將對(duì)商標(biāo)使用的“監(jiān)督權(quán)”賦予給相關(guān)公眾，從而完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高有限資源的使用效率。注冊(cè)商標(biāo)所有人需要在注冊(cè)商標(biāo)使用的過(guò)程中，規(guī)范、合法使用注冊(cè)商標(biāo)并做好相應(yīng)證據(jù)的收集、保存，以便從容應(yīng)對(duì)行政、司法審查。 《世界商標(biāo)評(píng)論》WTR1000上榜律師，“商標(biāo)領(lǐng)軍人物”。黎律師在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)行業(yè)從業(yè)18年，從業(yè)以來(lái)代理數(shù)百宗商標(biāo)行政確權(quán)和商標(biāo)侵權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件，積累了非常豐富的知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略服務(wù)等高水平、多層次法律服務(wù)。為美的、oppo、萬(wàn)和、華多、穗寶床墊、斧標(biāo)驅(qū)風(fēng)油、yonex羽毛球等企業(yè)就知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)提供法律服務(wù)，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局、處理侵權(quán)訴訟、解決商標(biāo)權(quán)屬糾紛、應(yīng)對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
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